随着知识产权保护水平的提升,知识产权拥有量也大幅增长,大量诸如“丁真”、“冰墩墩”、“谷爱凌”等傍名人、蹭热点、抢流量此类的商标抢注申请被国家知识产权局驳回,这些抢注行为争抢商机、扰乱市场,而无法得到法律的保护。
什么情况下可能构成商标恶意抢注,侵犯他人商标权呢?我们从以下案例一探究竟:
【案件名称】晋江市麦克格雷迪鞋服贸易有限公司与阿迪达斯体育(中国)有限公司侵害商标权纠纷
【基本案情】麦克格雷迪公司向起诉请求:1.判令阿迪达斯中国公司立即停止侵犯其公司第3792093号商标权行为,包括停止生产、销售侵权产品,销毁已生产的侵权产品及生产侵权产品的专用模具,销毁关于侵权产品的宣传资料,删除网站上关于侵权产品的网页及资料;2.判令阿迪达斯中国公司赔偿其经济损失及合理费用共计100万元;3.判令阿迪达斯中国公司承担本案的诉讼费用。
2003年11月11日,案外人丁炳竹向国家工商行政管理总局商标局(以下称商标局)申请注册商标,2007年5月21日商标初步审定公告。阿迪达斯国际经营管理有限公司(以下简称阿迪达斯国际公司)向商标局提出异议,该局于2010年5月19日作出(2010)商标异字第09796号异议裁定书,对该商标予以核准注册。2011年11月1日国家工商行政管理总局商标评审委员会(以下简称商评委)作出商评字[2011]第26662号异议复审裁定书,对被异议商标予以核准注册。阿迪达斯国际公司不服,起诉至北京市第一中级人民法院,2012年该院作出(2012)一中知行初字第1574号行政判决书,认为阿迪达斯国际公司提交的相关证据为复印件且系域外证据未经过公证认证,在案证据尚不足以认定阿迪达斯国际公司享有著作权,也尚不足以认定T-MAC标识构成阿迪达斯国际公司在先使用并有一定影响的商标,故判决维持前述商标异议复审裁定。2012年10月22日北京市高级人民法院作出(2012)高行终字第1439号二审行政判决,认为在案证据无法认定被异议商标所表示的图形即为独立顾问协议中T-MAC所对应设计的内容,且现有证据不足以证明阿迪达斯国际公司或其关联企业即为被异议商标所标示的图形的真正著作权人,故被异议商标的注册申请并未侵犯阿迪达斯国际公司的著作权。同时,在案证据不能证明阿迪达斯国际公司在被异议商标申请注册日前将被异议商标作为商标在服装等商品上进行了商业使用并具有一定影响,故无法认定被异议商标的注册申请属于《商标法》第三十一条规定的情形,判决维持一审判决。2015年10月27日,第3792093号商标获注册公告,核定使用类别为第25类服装、婴儿裤、游泳衣、防水服、舞衣、足球鞋、鞋、帽、袜、手套(服装),专用权期限至2027年8月20日。2017年6月20日,该商标转让至麦克格雷迪公司。
【争议焦点】阿迪达斯中国公司是否侵害麦克格雷迪公司第3792093号注册商标专用权?
【法院裁判】江苏省高级人民法院经审理认为:阿迪达斯中国公司不侵害麦克格雷迪公司第3792093号注册商标专用权。
首先,《商标法》第五十九条第三款规定,商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标,但可以要求其附加适当区别标识。据此,在同一种商品或者类似商品先使用人不侵权抗辩成立,应具备下列条件:1.在相同或者类似商品上在先使用。在先使用人必须是在与注册商标核定使用的商品或服务相同或者类似的商品和服务上使用该未注册商标。2.在先使用相同或者近似的商标。在先使用人使用的未注册商标必须是与注册商标相同或者近似的商标标志。3.使用相同或者近似商标时间在先。在先使用人对相关标志的使用,应当早于该商标注册人申请商标注册的时间。4.在先使用具有一定影响。在先使用人对该未注册商标的使用,必须在商标注册人申请商标注册日和使用日之前,就已经具有一定影响。5.原有范围内使用。在先使用人必须在其使用该未注册商标的原有范围内使用该商标,而原有范围的判断,应以在先使用人使用其未注册商标所形成的商誉所及的范围为主要判断依据。就本案而言,关于第一点,阿迪达斯国际公司、阿迪达斯中国公司在中国销售标注⻆标识的篮球鞋、衣服与涉案商标核定使用的服装、鞋是相同商品。关于第二点,被控侵权的标识与麦克格雷迪公司第3792093商标相比较,二者在视觉上基本无差别,属于相同商标。关于第三点、第四点,麦克格雷迪公司涉案第3792093号商标申请日为2003年11月11日,而在2003年11月之前,阿迪达斯中国公司在《篮球》《当代体育》等专业杂志以及综合报刊中就麦迪代言的T-MAC系列产品进行大力宣传推广,相关产品特别是T-MAC篮球鞋十分畅销,2003年7月至10月期间使用⻇标识的产品销售额即超过1000万元,上述证据足以证明阿迪达斯国际公司、阿迪达斯中国公司在2002年11月就已开始在我国使用被诉标识,在涉案商标申请2003年11月11日之前已具有了一定的影响。关于第五点,阿迪达斯国际公司、阿迪达斯中国公司自2002年在中国销售被诉商品后,未延展使用至其他商品类别,也未超出原有的地域范围和使用方式,故属在原有范围内使用。因此,一审判决认定阿迪达斯中国公司享有先用权,有事实和法律依据,本院予以支持。
其次,阿迪达斯国际公司、阿迪达斯中国公司使用涉案标识系基于合法的权利基础,使用方式和行为性质均具有正当性。《商标法》第三十二条规定,申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。本案中,被诉⻉标识系由阿迪达斯美国公司于2002年委托杰克·威尔科克斯专门为阿迪达斯签约的知名NBA篮球明星麦迪设计完成。⻊标识设计要素和设计理念与麦迪戚戚相关,其含有麦迪姓名的缩写T和M以及麦迪的球衣号码1,T的一竖和M组成了篮球的纹路,且T和M恰巧构成了一个篮球筐的形象,将该图形横过来看是一双并在一起的篮球鞋,字母、数字组合方式及线条设计具有独创性,构成著作权法上的美术作品。阿迪达斯美国公司与阿迪达斯国际有限公司的转让协议、阿迪达斯国际有限公司与阿迪达斯国际公司的转让协议以及阿迪达斯集团内部关联企业情况,形成完整证据链,应认定阿迪达斯国际公司对涉案美术作品享有著作权,故阿迪达斯中国公司使用被诉标识具有合法的权利基础。
最后,《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第一款规定,民事诉讼应当遵循诚实信用原则。《商标法》第七条第一款规定,申请注册和使用商标,应当遵循诚实信用原则。诚实信用原则是一切市场活动参与者所应遵循的基本准则。一方面,它鼓励和支持人们通过诚实劳动积累社会财富和创造社会价值,并保护在此基础上形成的财产性权益,以及基于合法、正当的目的支配该财产性权益的自由和权利;另一方面,它又要求人们在市场活动中讲究信用、诚实不欺,在不损害他人合法利益、社会公共利益和市场秩序的前提下追求自己的利益。一方面,它保障当事人有权在法律规定的范围内行使和处分自己的民事权利和诉讼权利;另一方面,它又要求当事人在不损害他人和社会公共利益的前提下,善意、审慎地行使自己的权利。任何违背法律目的和精神,以损害他人正当权益为目的,恶意取得并行使权利、扰乱市场正当竞争秩序的行为均属于权利滥用,其相关权利主张不应得到法律的保护和支持。本案中,阿迪达斯中国公司使用的被诉⻋标识具有较强显著性、在中国境内影响范围广泛,而案外人丁炳竹仍将阿迪达斯国际公司享有在先著作权、在先使用具有一定影响的标识注册为商标,麦克格雷迪公司不可能对此不知情,仍然受让涉案商标,且麦克格雷迪公司第3792093号商标与阿迪达斯国际公司享有著作权的美术作品完全相同,其行为难谓正当。此外,本院注意到,麦克格雷迪公司于2011年1月14日对涉案⻌标识在18、35类申请注册商标。麦克格雷迪公司亦未经特雷西·麦克格雷迪、凯文·杜兰特等NBA篮球明星许可或授权,将其姓名音译作为商标注册,均已被无效。因此,本院认为麦克格雷迪公司对阿迪达斯中国公司提起的侵权之诉,系对涉案注册商标权的滥用,有违诚实信用原则。
综上,结合阿迪达斯国际公司享有在先著作权、阿迪达斯国际公司与阿迪达斯中国公司在先使用具有一定影响的标识具有正当性等因素,一审法院关于阿迪达斯国际公司、阿迪达斯中国公司不侵害麦克格雷迪公司第3792093号注册商标专用权认定正确,本院予以维持。
我国商标法规定,申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。擅自将公众人物姓名申请商标注册,就属于违背诚实信用原则、侵害他人姓名权的行为。如果擅自将“冰墩墩”的外形申请为注册商标,则属于侵犯他人在先著作权的行为。抢注人因其以上恶意行为可能会受到行政处罚,相关商标代理机构则可能被责令改正、处以警告、罚款甚至是被追究刑事责任。同时,在先权利人可以通过民事诉讼要求恶意抢注人给予赔偿。
在此提示,不仅仅是法律的底线和保护,在先权利人也需要积极主动维权,应第一时间在相关类别甚至是全类别进行商标注册,不给抢注者可乘之机;面对抢注依法进行有效维权,如提起民事诉讼,以保障合法权利的正当行使,或及时提出异议、申请撤销或无效宣告。